특허청은 지식재산권(지재권) 기반이 취약한 개인, 중소기업 등의 실수를 적극 구제하고 권리 획득 기회를 최대한 보장하기 위한 특허법·상표법·디자인보호법 일부개정안(송갑석 의원 대표발의)이 9월 29일(수) 국회 본회의를 통과*했다고 밝혔다.
* 10월 중 개정 법률안 공포 예정 → 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행
먼저, 거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘려 심판에 대해 충분한 준비기간을 제공*하고 불필요한 기간 연장**을 최소화할 수 있게 되었다(특·상·디 공통).
* 주요국 특허 거절결정불복심판(거불복심판) 청구기간: (美‧日‧中) 3개월, (韓) 30일
** 특허 거불복심판 기간연장 비율(‘20.): 32.1%(643건/2,001건), 기간연장 비용: 1회 2만원(5회 이상 24만원)
또한, 서류제출, 수수료 납부 등 기간 경과로 인해 권리가 소멸되었을 경우, 권리 회복요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다. 예를 들어, 코로나19로 갑자기 입원하여 절차를 진행하지 못한 경우 등은 앞으로 구제가 가능하게 되었다.
이에 더하여, 선(先) 출원에 우선권 주장이 있으면 선 출원에 대한 분할출원 시에도 우선권을 자동으로 인정하여 우선권 주장의 누락* 등의 실수로 출원이 거절되는 것을 방지할 수 있게 되었다.
* 분할출원을 하면서 우선권주장을 누락한 특허출원은 연평균 137건(’16∼’20 연평균)
현재는 거절결정불복심판이 진행되면 일부가 등록가능해도 특허 전체가 거절되어 등록가능한 청구항이 있더라도 특허를 받을 수 없었다. 그러나 개정안에서는 심판에서 거절결정이 유지(기각심결) 되더라도 등록가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도입하여 출원인의 권리획득 기회를 확대하였다.
또한, 특허결정 후에도 시장상황에 따라 발명이 개량되었을 경우, 개량발명을 추가하여 국내 우선권주장 출원할 수 있도록 하였다.
등록결정된 상표·디자인등록출원이 설정등록되기 전에 심사관이 명백한 거절이유를 발견한 경우, 등록결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있도록 하여 무효사유가 있는 부실권리의 발생을 사전에 차단하여 분쟁 소지를 방지할 수 있게 되었다.
또한, 디자인등록거절결정에 대응해 ‘재심사 청구시’에 보정서를 제출하여야 했으나, 이를 ‘재심사 청구 기간 내’로 확대하였다.
[출처: 특허청]
<특허법·상표법·디자인보호법 일부 개정안 요약>
1. 출원인의 권리 회복요건 완화
절차의 무효처분 취소 및 상표권의 회복 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하여 권리구제
※ 예) 정당한 사유: 지병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등
2. 분할출원의 우선권주장 자동인정제도 도입 (특·상·디 공통)
先 출원에서 우선권 주장이 있으면 先 출원의 분할출원 시에도 자동 인정하여, 우선권 주장의 누락으로 거절되는 사례 방지
3. 거절결정 등에 대한 심판청구기간(재심사청구기간) 연장(30일 → 3월) 등 (특·상·디 공통)
기간 연장: 충분한 준비기간 제공 및 불필요한 기간 연장 최소화
특허 재심사청구 대상 확대: 등록결정 후에도 명세서 등을 수정하여 재심사청구 가능
4. 권리 이전에 따른 공유자의 통상실시(사용)권 보호 (특·상·디 공통)
공유인 특허권 등을 분할 청구(경매)한 경우, 지분이 상실된 나머지 공유자에게 통상실시(사용)권을 부여하여 계속 중인 사업을 보호
질권설정 전 상표를 사용하고 있는 경우에 경매 등에 의하여 상표권이 이전되더라도 상표권자에게 통상사용권 부여 (특허, 디자인 旣 도입)
5. 분리출원제도 도입 (특)
거절결정불복심판의 기각심결(거절결정 유지)을 받은 후에도 출원에서 거절되지 않은 청구항만을 분리하여 출원할 수 있는 제도 도입
6. 특허법상 국내 우선권주장 출원대상 확대 (특)
등록결정 후에도 해당 특허출원을 개량·추가한 발명을 우선권 주장을 통해 새롭게 출원하여 특허받을 수 있도록 대상 확대
7. 상표등록결정 이후의 직권 재심사 (상·디)
등록료 납부 전까지 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 다시 심사 (특허 旣 도입)
8. 재심사청구 시 보정기회 확대 (디)
보정기회 확대: 재심사 청구에 따른 출원의 보정은 재심사 청구기간까지로 확대
9. 법인의 청산절차 진행에 따른 디자인권의 소멸 (디)
법인의 청산종결등기일까지 이전등록을 하지 아니한 경우 등기일의 다음 날에 소멸
<특허법 개정안의 분리출원 제도 도입 개요>
1. (도입배경) 특허 가능한 출원발명에 대해 특허획득 기회 확대 부여
일부 청구항이 특허 가능*해도, 심판 단계에서 전체 청구항 중 하나 라도 기각(거절 유지)되면 전체 청구항(발명)이 특허 거절 * 거절결정건 중 일부 청구항만 거절한 비율(5년 연평균): 9.1%(4,407건/48,232건)
출원인은 이러한 한계를 극복하기 위해 거절결정불복심판 청구 時 상당수*에 대해 심판청구와 별도로 분할출원을 추가로 제출 * 거절불복심판청구(3,821건/年, ‘16~’20) 時 분할출원(1,561건/年, ‘16~’20) 활용률: 40.8%
⇒ 심판과 동시에 분할출원이 남용되는 것을 방지하고, 심판 단계 이후에도 출원인에게 권리를 획득할 수 있는 기회 부여 가능
2. (분리출원 도입 개요) 분할 대상, 기간 및 제한사항(원출원, 파생출원 요건) 등에서 분할출원과 차이가 있어 분리출원 용어‧조문 신규 도입
(시기) 분할: 심사 진행 중, 분리: 심판 종결 후 법원 소제기 전에만 가능
(범위) 분할: 원출원의 전체 범위 내, 분리: 거절결정되지 않은 청구항
(제한) 청구범위 유예, 외국어 출원 불허 및 새로운 분할 분리 변경으로 파생 금지
<분할출원과 분리출원 비교>
<주요국의 분리출원 관련 제도 운영 현황>
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