(1) 서론
특허출원된 발명의 메커니즘 및 이론적 근거 등이 출원 당시에 명확하게 밝힐 수 없어 발명에 대한 이론적 근거를 특허명세서의 상세한 설명에 기재하는데 한계가 있는 경우가 종종 있다. 이러한 점이 청구항의 발명과 관련되면, 명세서의 기재에 요구되는 실시가능성(한국특허법 제42조 제3항) 및 권리범위 해석시에 있어서의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 청구항의 발명범위(한국특허법 제42조 제4항 제1호)에 대하여 문제가 될 수 있다.
한국 대법원은 최근에 등록특허에 대하여 전술한 점을 근거로 청구된 무효심판과 관련하여, 한국 특허법 제42조 제3항 및 제4항 제1호을 위반한 것으로 판단하여 등록특허를 무효시킨 특허법원의 판결을 파기하고, 기존의 입장을 재확인하면서 이를 더욱 공고히 하는 점으로 판시하였다(대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결).
이에 따라, 대법원의 판결에 대해 간략히 소개하고, 이러한 판결의 의의에 대하여 고찰하기로 한다.
(2). 대법원의 판결례
1) 사안의 개요(청구항 및 상세한 설명의 주요기재사항)
특허발명의 청구항 제1항은 '시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서'로 기재되어 있었다.
이와 관련된 발명에 있어서 특허명세서의 상세한 설명에서는 돌출부의 위치를 '시료도입 통로부터 통기부가 만나는 지점'으로 하면서, '시료도입 통로부의 연장선상에 형성될 수 있으나 이들에 한정되는 것은 아니며, 예를 들면, 시료도입 통로부 및 통기부와 동일한 각도를 이루며 형성될 수도 있다'고 기재하고 있고, 시료도입 통로부와 통기부의 교차 모양 및 이들의 제조방법을 명시하고 있었다.
또한, 상세한 설명에서는, 그 사용방법에 대하여도 '시료도입 통로부의 말단 부분을 시료와 접촉시키면 모세관 현상에 의해 시료가 시료도입 통로부로 도입된다. 시료도입 통로부를 모두 채운 시료는 돌출부로 공급되고, 다시 통기부로 공급된다'고 기재하고 있었다.
특허명세서의 도면에는, 시료도입 통로부, 통기부 및 시료도입 통로부의 연장선 상에 돌출부가 형성된 형태가 도시되어 있으나, 전술의 기재 내용에 돌출부의 크기와 형상에 대해서는 구체적인 기재가 명시적으로 없었다.
이에 더하여, 상세한 설명의 기재를 보면, '상기한 돌출부는 시료도입 통로부와 통기부는 만나는 지점에 약간의 여유공간을 제공함으로써 시료도입 통로부가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)에서 발생할 수 있는 에어포켓 현상을 최소화하는 역할을 수행한다. 시료도입 통로부가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)는 전극과 접촉하는 부분으로서, 이곳에 에어포켓이 발생하면 정확한 측정이 불가능한 문제점을 안게 된다', '돌출부를 추가로 설치함으로써 시료도입 통로부와 통기부가 교차하는 부위에서의 에어포켓 현상을 방지할 수 있게 된다'고 기재되어 있었다.
2) 대법원의 판단
한국 대법원은 비록 돌출부의 크기와 형상에 대해서는 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있지 않으나, 시료도입 통로부, 통기부 및 돌출부의 기술적 구성이 도면에 도시되어 있으므로, 당업자라면 상세한 설명의 기재와 도면을 참고하여, 필요에 따라 적절히 그 위치와 크기 및 형상을 선택하여 돌출부를 생산하고 사용하는 데에 지장은 없어 보인다고 판단하였다.
또한, 한국 대법원은 '에어포켓 현상'은 액체 배관의 도중에 불필요한 공기가 체류하는 현상을 가리키는 용어로서 배관이 꺾인 부위에서 발생하기 쉽다는 점이 출원 전에 이미 널리 알려져 있었음을 알 수 있고, 따라서 당업자라면 이와 같은 에어포켓 현상의 의미 및 발생 위치 등을 이해하고, 상세한 설명의 기재 등에 의하여, 청구항 제1항이 시료도입 통로부와 통기부가 교차하는 부위에서의 급격한 유동 변화를 완화시킬 수 있는 여유공간인 '돌출부'를 통하여, 에어포켓 현상을 최소화 또는 완화시키는 효과를 발휘한다는 것도 충분히 예측할 수 있다고 판단하였다.
정리하면, 당업자가 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 청구항 제1항에 기재된 물건을 생산, 사용할 수 있고 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는 이상, 발명의 설명에서 에어포켓 현상의 원인이나 돌출부를 통하여 위 현상이 완화될 수 있는지에 대한 이론적 근거까지 구체적으로 밝히지 않았더라도, 한국 대법원은 법에서 규정한 상세한 설명의 기재요건이 충족된 것으로 판시하였다.
또한, 한국 대법원은 본 사정에 의하면 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 당업자의 입장에서 청구항제1항의 기재와 대응되는 사항이 상세한 설명에 기재되어 있고, 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있으므로, 청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침된 것으로 볼 수 있다고 판시하였다.
(3) 의의
본 판결에서는 명세서 기재 요건과 관련하여, 당업자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 물건을 생산, 사용할 수 있고 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는 이상, 발명의 설명에서 구체적인 이론적 근거를 기재하지 않았더라도 기재요건이 충족되었다는 기존 입장을 견지하였다. 또한 출원 당시의 기술수준을 기준으로 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구 범위에 기재된 발명의 범위까지 확장할 수 있다면 청구범위는 상세한 설명에 의해 뒷받침될 수 있다고 밝혔다. 따라서, 명세서의 기재 요건 및 권리범위의 해석 범위에 대해 종종 엄격하게 운영하는 심사 및 하급심의 판단에 있어서, 한국 대법원이 명확한 기준을 제시한 것은 시사하는 바가 있다고 사료된다.