1. 序論(introduction)
特許発明の保護範囲は特許請求範囲に記載された事項によって定められるが、発明は抽象的思想の観念であるため、これを文言で表現するには限界がある。そこで、特許請求の範囲から発明思想を抽出して、法律的価値判断を加えた解釈が要求される。このような解釈の基準の中には、出願経過を参酌する包袋禁反言原則と意識的除外説がある。つまり、出願から特許に至るまでの過程を通じて、出願人が示した意思または特許庁が示した見解を参酌して、特許発明の保護範囲を判断しなければならず、さらに、明細書を作成するに当たり出願人が特許請求範囲から意識的に除外した事項は、特許発明の保護範囲から除外されるべきであるという解釈基準である。
韓国大法院は、最近、消極的権利範囲確認審判において確認対象発明の構成が、登録特許の権利範囲と実質的に同一または均等の関係にあると均等論に基づいて判断した特許審判院の審決に対して、確認対象発明の当該構成は、出願手続を通じて登録特許の請求範囲から意識的に除外されたため、均等であるとは言えないという理由から、審決を取り消した特許法院の判決が正当であると判示した。（大法院2017. 4. 26.宣告 2014フ638判決）
これにより、大法院の判決について簡単に紹介し、これらの判決の意義について考察する。
2. 大法院の判決例
(1) 事案の概要（請求項及び出願手続の主要事項）
名称を「鋼板梱包用台スキッド」とする「この事件の第1項の発明」は、最初出願された当時、その請求範囲に下部台の断面形状が「中空台形」と記載されており、特許庁審査官は、比較対象発明1、3に上記のような断面形状が開示されているとの旨の拒絶理由を通知した。
これに対して出願人は、この事件の第1項の発明の請求範囲の下部台と上部台の断面形状を「下部面が上部面より広い中空台形の断面形状」に限定して補正するとともに、「比較対象発明1の取付フレーム（上部台）は、溝部が形成された部分が下に向けられベースフレーム（下部台）と結合されている一方、この事件の第1項の発明の上部台は溝部が形成された部分が上部に形成されており、下部台に溶接されるとき、その接触面を広げ、結合力を強化させることで、構造的な安定感を向上させている」との趣旨の意見書を提出した。
一方、確認対象発明の下部台の断面形状は、「上部面が下部面より広い台形」であり、上部台の溝部は下部に形成されている。
特許審判院は、特許発明と確認対象発明の下部台と上部台の形状は異なるが、均等関係にあると判断した。
特許法院は、確認対象発明の置き換えられた構成要素は、出願手続を通じて、特許発明の特許請求範囲から意識的に除外されたため、均等であるとは言えないと判断した。
(2) 大法院の判断
韓国大法院は確認対象発明の下部台の「上部面が下部面より広い台形」の断面形状は、請求範囲の減縮前の構成と減縮後の構成を比較する際に、その間に存在する構成ではあるが、拒絶理由通知で提示された比較対象発明1、3に示されている構成ではないので、上記の比較対象発明を回避するための意図で、上記の構成を排除する減縮がなされたとは見なされないが、この事件の特許発明の明細書の中、発明の詳細な説明に「下部面が上部面より広い台形の断面形状」は、下部台の地面との支持面積を広くし、構造的な安定性を得ることができると記載されており、そもそも「下部面が上部面より広い台形の断面形状」を前提にしていた点、また、この事件の補正は、請求範囲をこれらの発明の詳細な説明に合致するように限定したものである点などを総合すると、この事件の特許発明の出願人にこの事件の補正により確認対象発明のような「上部面が下部面より広い台形」の断面形状の構成をこの事件の第1項の発明の権利範囲から除外しようとする意思が存在すると見なすことができると判断した。
また、韓国大法院は、上部台の場合、特許発明の出願人は、意見書提出を通じて上部台の溝が上部に形成され、下部台との結合面積を広げ結合力を強化させるという趣旨で主張することにより、上部台の溝が下部に形成されている比較対象発明1と差別化し、このような事情を考慮すると、出願人が確認対象発明のような「溝が下部に形成されている」構成もこの事件の第1項発明の権利範囲から除外したと評価することができると判断した。
まとめると、特許発明の出願過程においてどのような構成が請求範囲から意識的に除外されたかどうかは、明細書だけでなく、出願から特許になるまで特許庁審査官が提示した見解と、出願人が出願過程において提出した補正書や意見書などに表れた出願人の意図や補正理由などを参酌して判断しなければならないと判示した。
また、韓国大法院は、出願過程において請求範囲の減縮が行われた事情だけで削減前の構成と削減後の構成を比較して、その間に存在するすべての構成が請求範囲から意識的に除外されたと断定することではなく、拒絶理由通知に提示された先行技術を回避するための意図で、その先行技術に示された構成を排除する減縮をした場合などのように補正理由を含んで出願過程において表れた様々な事情を総合してみると、出願人がある構成を権利範囲から除外しようとする意思が存在すると見なすことができるときにこれを認めることができ、これらの法理は、請求範囲の減縮なく意見書の提出などを通じた意見陳述があった場合にも、同様に適用されると判示した。
3．意義
本判決では、均等論の適用要件において、特許発明の出願過程でどのような構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたかどうかは、明細書だけでなく、出願から特許になるまで特許庁審査官が提示した見解及び出願人が審査過程において提出した補正書や意見書などに表れた出願人の意図などを参酌して判断しなければならないという従来の立場（大法院 2002.9.6.宣告 2001フ171判決参考）を堅持した。
一方、補正から削除された部分は、意識的に除外されたものだと、直ちに認めることができるかの問題において、厳格な規準の立場(Complete Bar Approach）と柔軟な規準の立場（Flexible Bar Approach）が対立している。今回の判決で、大法院は、請求範囲の減縮がある場合も 、削減された構成が意識的に除外されたと断定するのではなく、出願人がある構成を除外しようとする意思が十分に認められているかどうかに応じて適用しなければならず、一方では、請求範囲の減縮がなく意見陳述のみあっても同様に適用されると判示することにより、柔軟な規準の立場にあることをより一層明確にした。したがって、補正の有無に応じて機械的に適用しやすい意識的除外について、出願人の意思を十分に考慮して慎重に判断するように、韓国大法院が基準を提示したのは、示唆するところがあると考えられる。