1. 서론(introduction)
특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지나, 발명은 추상적 사상의 관념이므로 이를 문언으로 표현하는 데에는 한계가 있으므로 특허청구범위에서 발명사상을 추출하여 법률적 가치판단을 가미한 해석이 요구된다. 이러한 해석 기준 중에는 출원경과를 참작하는 포대금반언의 원칙과 의식적 제외설이 있다. 즉, 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여 특허발명의 보호범위를 판단하여야 하고, 또한, 명세서를 작성함에 있어서 출원인이 특허청구범위에서 의식적으로 제외한 사항은 특허발명의 보호범위에서 제외되어야 한다는 해석 기준이다.
한국 대법원은 최근에 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 구성이 등록특허의 권리범위와 실질적으로 동일 또는 균등 관계에 있다고 균등론에 따라 판단한 특허심판원의 심결에 대하여 확인대상발명의 해당 구성은 출원절차를 통해 등록특허의 청구범위로부터 의식적으로 제외되었으므로 균등하다고 할 수 없다는 이유로 심결을 취소한 특허법원의 판결이 정당하다는 점으로 판시하였다(대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결)
이에 따라, 대법원의 판결에 대해 간략히 소개하고, 이러한 판결의 의의에 대하여 고찰하기로 한다.
2. 대법원의 판결례
(1) 사안의 개요(청구항 및 출원절차의 주요사항)
명칭을 ‘강판 포장용 받침대’로 하는 ‘이 사건 제1항 발명’ 은 최초 출원된 당시 그 청구범위에 하부받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’로 기재되어 있었고, 특허청 심사관은 비교대상발명 1, 3에 위와 같은 단면모양이 개시되어 있다는 취지의 거절이유통지를 하였다.
이에 대하여 출원인은 이사건 제1항 발명의 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정하여 보정함과 아울러, ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출하였다.
한편, 확인대상발명의 하부받침대의 단면모양은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’이고, 상부받침대의 홈부는 하부에 형성되어 있다.
특허심판원은 특허발명과 확인대상발명의 하부받침대와 상부받침대의 모양이 다르지만, 균등관계에 있다고 판단하였다.
특허법원은 확인대상발명의 치환된 구성요소는 출원절차를 통해 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되었으므로, 균등하다고 할 수 없다고 판단하였다.
(2) 대법원의 판단
한국 대법원은 확인대상발명의 하부받침대의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양은 청구범위의 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교할 때 그 사이에 존재하는 구성이기는 하나 거절이유통지에서 제시된 비교대상발명 1, 3에 나타나 있는 구성은 아니므로, 위 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다고 판단하였다.
또한, 한국 대법원은 상부받침대의 경우, 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하였고, 이러한 사정을 고려하면, 출원인이 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있다고 판단하였다.
정리하면, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정 이유 등을 참작하여 판단하여야 한다고 판시하였다.
또한, 한국 대법원은 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하 는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있고, 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였다.
3, 의의
본 판결에서는 균등론의 적용 요건에 있어서, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다는 기존 입장(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조)을 견지하였다.
한편, 보정에서 삭제된 부분은 의식적으로 제외된 것으로 바로 인정할 수 있는가의 문제에 있어서, 엄격한 규준의 입장(Complete Bar Approach)과 유연한 규준의 입장(Flexible Bar Approach)이 대립하고 있다. 이번 판결에서 대법원은 청구범위의 감축이 있다고 하여 감축된 구성이 의식적으로 제외되었다고 단정할 것이 아니라, 출원인이 어떤 구성을 제외하려는 의사가 충분히 인정되는지 여부에 따라 적용해야 하고, 한편으로는 청구범위의 감축이 없고 의견진술만 있더라도 마찬가지로 적용된다고 판시함으로써, 유연한 규준의 입장에 있음을 더욱 분명히 하였다. 따라서, 보정의 유무에 따라 기계적으로 적용하기 쉬운 의식적 제외에 대하여 출원인의 의사를 충분히 고려하여 신중하게 판단하도록, 한국 대법원이 기준을 제시한 것은 시사하는 바가 있다고 사료된다.