分割出願の際、先願主義の適用 (特許法第３６条２項における「同一な発明」の解析)
１．序論 韓国特許法は先願主義を採択しており、同特許法第３６条２項では｢同一の発明について同じ日に二つ以上の特許出願があった場合は特許出願人同士で協議し、決定した一つの特許出願人のみ、その発明に関して特許を受けることができる。但し、協議が成立しなかった場合や協議することができない場合には、どちらの特許出願人もその発明について特許を受けることができない。｣と規定している。 これに関して、親出願と分割出願が登録されている状況で親出願を理由に、分割出願について先願主義違反(第３６条２項)を適用できるかについて論難が有る。
２．審査指針書及び関連の論議 韓国特許庁の審査指針書には先願主義の適用の際、発明の同一性の判断につき、下記のように記載している。 -先願が下位概念であり、後願が上位概念である場合、後願は先願主義違反 -先願が上位概念であり、後願下位概念である場合、原則的に後願は先願主義の違反ではない。但し、前後に出願された両発明が同一ということはその技術的構成が全面的に一致する場合はもちろん、その範囲に差があるだけで、部分的に一致する場合でも、その一致する部分を除いた残りの部分だけで別の発明を成し遂げたり、上記の通り、一致する部分の発明が新規発明と有機的に繋がってる一体として新しい発明になる等の特別な事情がない限り、両発明は同一の発明である。(大法院８４フ３０) -上位概念及び下位概念が同日付で出願された場合、先願主義の違反ではない。
３．判例の態度 （１）大法院の関連法理 親出願-分割出願の関係で、その同一性に関する判断は特許請求範囲に記載された両発明の技術的構成が同一かどうかによって判断し、その効果も斟酌するべきだが、技術的構成に差があるとしてもその差が周知慣用技術の付加、削除、変更等で新しい効果の発生がない程度に過ぎないとすれば、両発明は同一であるとみなすべきだ。(大法院２００２フ2778の判決等)。
（２）最近の事例 特許法院２０１７．１０．１２宣告２０１７ホ１０２１判決は分割出願が親出願に対して、先願規定に違反、無効審判が請求された事件で、審査過程を見ると、親出願審査で審査官は請求項２、３に対して拒絶決定をし、出願人は請求項３を分割出願をして請求項２について審判を請求し、 破棄差戻し後、登録を受け、分割出願も審査官が拒絶したが、破棄差戻し後、登録した。事実関係から分かるように、親出願及び分割出願は全て一つの出願にあったもので、出願人は一つの出願に登録をしようとしたが、審査官が間違った拒絶決定をしたことにより、一つの出願にあった各請求項が分離されたのである。 特許法院では、分割出願の請求項１記載発明と元出願の請求項２記載発明について、両発明が同一な技術思想を基盤とし、具体的に採択した技術的構成の差が単純に表現を変えたこと、発明の包摂範囲を異にしたことに過ぎなかったり、周知慣用技術を付加、削除、変更したことに過ぎないため、新しい作用効果が発生すると考えられない場合には実質的に同一な発明に該当するという大法院の法理を適用し、分割出願の請求項１記載発明と親出願の請求項２記載発明は同一な発明と判断し、分割出願を親出願を理由に先願主義違反（第３６条第２項）とした。 これについては、特許庁の誤りにより、仕方なく一つの出願が二つに分離されたが、裁判所はそれを特許権者の誤りにしているという批判がある。
４．示唆点 特許請求範囲にいくつかの項がある場合、その中の一つの項でも拒絶の理由があれば、その出願は全て拒絶されなければならないため、拒絶された各請求項について登録可能な従属項だけでも分割出願し、先に登録してもらい、拒絶された請求項については審判請求で対応する場合がしばしば発生する。 このような場合、親出願と分割出願の間で先願主義の違反が適用される余地があるため、判例の法理によって特許法弟３６条第２項の適用可能性に注意しなければならない。