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청구범위의 전제부에 기재된 구성요소를 공지기술로 인정할지의 여부에 대한 판례 소개

2018/11/01

청구범위의 전제부에 기재된 구성요소를 공지기술로 인정할지의 여부에 대한 판례 소개

 

 

1. 서론

한국 대법원은 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항이 출원 전에 공지된 것으로 본다고 종래에 판결하였으나, 종래의 판결에 대해 변경하는 전원합의체의 판결을 하였습니다.

상기 판결의 사안을 살펴보면, 이 사건 등록고안의 출원인이 심사과정 중에 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 일부 구성을 청구항의 전제부 형식으로 보정하면서 전제부 형식으로 기재된 구성을 공지로 인정한다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였으므로, 심사관은 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성이 공지기술에 해당한다고 사실상 추정하였습니다.

그러나, 출원인은 의견서에서 전제부의 구성을 공지로 인정하였으나, 실제 확인한 결과, 전제부의 구성이 이 사건 등록고안의 출원 당시에 공지된 것으로 착오하였으므로, 심사관의 추정은 번복되어야 한다고 주장하였습니다.

출원인이 의견서를 통해 전제부의 구성요소가 공지되었음을 착오로 인정하더라도 심사과정 및 무효심판에서 공지기술로 사실상 추정할지 여부는 여전히 뜨거운 쟁점이었다. 최근에 대법원은 대법관 전원의 합의 하에, 오랜 기간 동안 지속된 쟁점에 대해 최종 입장을 정리하여 주목할 만한 판결을 선고하였다.

 

2. 대법원의 판결

한국 대법원은 전술의 사항과 관련하여, “청구범위의 전제부 기재는 작성 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

 

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.”고 최종적으로 판단하였습니다(2013후37; 2017. 1. 19 선고).

 

3. 논의 및 시사점(Discussion and Implication)

본 판결은, 구성요소가 전제부에 기재되었다거나 배경기술 또는 종래 기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수는 없고, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 배경기술 또는 청구범위 전제부 구성이 공지기술이라는 취지로 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이 이를 출원 전 공지된 것으로 사실상 추정할 수 있다는 취지입니다. 다만, 출원인이 착오로 잘못 인정하였다는 특별한 사정을 주장 입증하면, 본 판결은 상기 추정에 근거한 거절이유가 해소된 것으로 보아야 한다고 밝히고 있습니다.

그러나, 본 판결은 청구항의 전제부로 기재된 구성 요소가 심사 과정에서 공지기술로 인정되는지 여부에 대한 판단에 제한되며, 출원경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 균등침해의 인정 범위를 제한하는 특허 침해의 케이스에 적용하는데 한계가 있다고 사료됩니다.

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