[대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결의 검토]
1. 서론
특허권 침해에 관하여 계속 중인 민사소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있는 경우, 위 민사소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되는지 여부가 문제된다.
2. 사건의 개요
원고들(피상고인)은 피고(상고인)를 상대로 피고가 실시하는 확인대상발명이 원고들의 이 사건 특허발명을 침해한다는 이유로 특허권 침해금지 등을 구하는 소(이하, ‘특허침해소송’이라고 한다)를 제기하였고, 피고는 특허침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허침해소송 1심 판결은, 피고 제품은 이 사건 특허의 균등침해에 해당한다고 판단하고, 손해배상도 명하였다. 이와 달리, 특허심판원 권리범위확인심판 심결은, 확인대상발명은 이 사건 특허의 균등침해에 해당하지 않는다고 판단하였다. 특허침해소송 항소심 판결은 특허심판원 심결과 같은 취지로 피고 제품은 이 사건 특허의 균등침해가 아니라고 보아 1심 판결을 취소하였다. 그런데, 권리범위확인심판 심결취소소송에서 특허법원 판결은 관련 특허침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당하므로 이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다며 심결을 취소하였다.
3. 대법원의 판단
특허법원 사건의 상고심에서 대법원 판결(2018. 2. 8. 2016후328 판결)은 다음과 같은 이유를 들어서 특허법원의 원심판결을 파기환송하였다. ① 권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. ② 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다. ③ 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.
4. 판결의 의의
권리범위확인심판 심결취소소송에서 특허법원 판결은, 특허침해소송의 항소심 관할이 특허법원으로 집중됨에 따라서 특허법원에서 특허침해소송의 항소심과 권리범위확인심판의 심결취소소송이 동시에 계류 중인 경우 실질적으로 동일한 쟁점에 대하여 2건의 소송에서 별도로 판단하여야 할 필요성에 의문을 가진 특허법원 수석재판부가 과감하게 특허침해소송이 계류 중인 경우에 한하여 권리범위확인심판을 별도로 청구할 심판 청구의 이익이 없다고 보는 판결을 내린 것으로 생각된다. 그러나, 위 특허법원 판결은 특허침해소송이 계류 중인 경우 권리범위확인심판을 청구할 수 없게 막음으로써 그 의도와 무관하게 당사자에게 심각한 권익 침해의 문제점을 야기하였다. 권리범위확인심판 제도의 변경은 특허법 개정을 통하여 이루어져야 함에도 불구하고 판결을 통하여 법 해석론으로 이루고자 한 것이다. 이에 대하여, 대법원은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보아, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도, 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되지는 않는다고 하였다. 즉, 동 판결은 대법원이 특허법상 특허침해소송과 무관한 권리범위확인심판의 고유한 기능을 인정하고, 특허침해소송 중 권리범위확인심판의 청구이익을 인정하고 있음을 확인한 데 의의가 있다.