상표의 변형사용으로 등록상표의 “사용”이 인정되지 않아 등록이 취소된 판례 소개
1. 서론
한국 상표법은 상표의 사용을 촉진시키기 위해, 특허청에 등록된 상표라 할지라도 3년 이상의 기간 동안 사용하지 않은 경우 누구나 등록 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다 (상표법 제119조 제1항 제3호). 심판이 청구된 후 상표권자가 그 사용을 증명하지 못하면 해당 상표의 등록이 취소된다.
특허심판원에 따르면, 2013년 1,676건, 2014년 1,49건이던 등록상표에 대한 취소심판청구가 꾸준히 증가해 2016년 2,12건, 2017년에는 2,124건에 이르렀으며, 특허심판원은 심결을 통해 2016년에는 1,207건, 2017년에는 2,172건의 상표에 대한 등록을 취소하였다.
[연도별 상표 불사용취소심판 청구현황 (2013~2017)]
[연도별 상표 불사용취소심판 처리현황 (2013~2017)]
불사용 취소심판과 관련하여, 상표권자가 상표를 사용하고 있음에도 불구하고, 이를 과도하게 변형하여 사용하는 경우 “등록상표의 사용”으로 인정되지 않아 권리가 취소될 수 있다. 다음의 판례들은 상표가 사용되었음에도 등록상표와 사용상표 간의 동일성이 인정되지 않아 취소된 심결이다. 이와 같은 판례를 고려하여, 상표권자는 등록상표의 사용태양에 유의하여야 하며, 가능한 상표를 등록된 그대로 사용하는 것이 바람직할 것이다.
2. 법원의 판단 (특허법원 확정판결 또는 대법원 상고기각 후 특허법원 환송판결)
2-1. 특허법원 2015. 1. 13. 선고 2015허3061 판결(대법원 상고기각 후 특허법원 환송판결)
법원은 『상표권자가 제작ㆍ납품한 속옷 제품에 실제 표시되어 있던 상표는 “
” 등으로서, 이 사건 등록상표인 “
”과 대비할 때 글자체나 도안 형태 등에서 차이가 있고, 우측 아래 “CooLMaX Wear” 부분이 생략되어 있다. 그런데 위 “CooLMaX Wear” 부분이 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 부분이라고 단정할 수 없는 데다가, 원고는 이 부분이 누락된 형태의 상표에 대해서도 다수 출원ㆍ등록을 받은 바 있는 점 등을 고려할 때, 위 속옷 제품에 실제 표시되어 있던 표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 것이라고 보기도 어렵다.』고 판시하면서, 상기 실사용상표의 사용을 등록상표의 사용으로 인정하지 않았다.
2-2. 특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허79 판결(확정판결)
법원은 『이 사건 등록상표 “
”는 영문자와 도형이 결합된 상표로서 두 부분 모두가 독자적인 요부로서 기능을 한다고 할 것인데, 원고가 실제 사용하였다고 주장하는 상표 “
”는 영문으로만 되어 있고 도형 부분이 사용되지 않아, 양 상표는 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 있는 상표로 보기 어렵다.』고 판시하면서, 상기 실사용상표의 사용을 등록상표의 사용으로 인정하지 않았다.
2-3. 특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허6999 판결(대법원 상고기각 후 특허법원 환송판결)
법원은 『이 사건 등록상표 “
”와 실사용상표 “
”의 외관을 비교해 볼 때, 실사용상표의 경우 이 사건 등록상표의 도형 부분 중 특징적인 구성이라고 할 수 있는 모자를 쓴 채 걸어가는 남자의 진행 방향이 반대이고, 원형의 테두리 부분도 생략되어 있다는 점에서는 차이를 보이고 있으므로, 거래통념상 동일성이 인정되는 표장이라고 볼 수 없다.』고 판시하면서, 상기 실사용상표의 사용을 등록상표의 사용으로 인정하지 않았다.
3. 논의 및 시사점
원칙적으로 상표제도는 상표사용에 관한 독점권을 부여함으로써 상표권자의 이익과 상품 선택에 관한 소비자의 신뢰를 동시에 보호함을 목적으로 하는 제도로서, 공익적 성격과 사익적 성격을 모두 가지고 있다. 따라서, 상표 등록 후 3년 이상의 기간 동안 사용하지 않은 경우 누구나 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있는 것이며, 상표는 등록을 받는 것 만큼이나 그 등록을 유지하는 것도 중요하다. 특히, 상표는 특허/실용신안/디자인과 같이 등록기간이 별도로 정해져 있지 않으며, 등록 후 10년마다 갱신한다면 영구적으로 그 권리를 독점할 수 있기 때문이다.
따라서, 상표권자는 상표를 등록 후 계속적으로 3년 이상 사용을 개시하지 못하였다면, 이에 대비하여 재출원하는 것을 고려해 볼 수 있으며, 사용을 개시하였다고 하더라도 상기 판례에서와 같이 등록상표와 동일성이 인정되지 않는 변형사용으로 인해 상표등록이 취소에 이르는 일이 없도록 그 사용태양에 유의해야 할 것이다.
상표권자는 가능한 등록상표를 등록된 그대로 사용하는 것이 바람직하며, 이를 변형하여 사용할 필요가 있는 경우에도 기본적으로 등록상표를 사용하면서 이와 동시에 변형된 상표에 대해서도 함께 사용하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 나아가, 변형상표에 대해 별도로 상표등록을 확보하는 방안도 좋은 대안이 될 수 있을 것이다.
