COPYRIGHT(c) 2009 MOON & MOON INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED.

  • Grey Facebook Icon

실시권자도 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당

2019/09/30

실시권자도 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당


1. 서론


구 특허법 제133조 제1항은 이해관계인 또는 심사관이 특허의 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 여기에서, 특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점이다.
이와 관련하여, 종래의 대법원 판례는, 실시권을 허락 받은 것만으로는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다는 판례(대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결 등)와, 실시권을 허락 받은 자는 그 기간 내에는 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 입거나 입을 염려가 없으므로 이해관계인에 해당하지 않는다는 판례(대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58판결 등)로 나뉘어 있었다.
최근 대법원에서는, 영상 압축 기술에 관한 표준특허풀에 등록된 특허에 대해 실시권자가 특허권자를 상대로 청구한 무효심판의 심결취소소송 사건에서, 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자는 비록 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다고 하더라도 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 보아야 한다고 판단함으로써, 종래 상반된 취지의 대법원 판결들을 변경하는 전원합의체 판결을 선고하였는바, 이를 소개하고 그 의의를 고찰해 보도록 한다.

 

2. 대법원의 판결

대법원은, “구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 ‘이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.’라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.”고 판단하였다.
그 이유로서, “특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”고 판시하였다(대법원 2019.2.21 선고 2017후2819 전원합의체 판결).

 

3. 대상 판결의 의의

 

대상 판결은, 특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부와 관련하여, 실시권자라는 이유만으로 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다는 대법원의 입장을 명확히 함으로써, 기존의 논란을 정리하였다는데 그 의의가 있다. 
본 대상 판결에 따라, 특허권자에 로열티를 지급하고 있는 실시권자가 해당 특허에 대한 무효심판을 청구하는 사례가 증가할 것으로 예상된다. 이와 더불어, 특허권자는 라이선스 계약서에 ‘부쟁 조항’을 적극적으로 삽입하고자 할 것으로 보인다. 다만, 이러한 라이선스 계약서 상의 ‘부쟁 조항’의 유효성에 대해서는 논란의 여지가 있으며, 향후 이에 관한 대법원의 판단을 기대해 본다.
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload