特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定したことが再審事由に該当するか
大法院2020.1.22.宣告2016フ2522全員合議体判決
1. はじめに
従来、特許無効審判に対する審決取消訴訟が大法院において係争中の状況で訂正審決が確定すると、訂正前の特許発明を対象として無効か否かを審理判断した特許法院の判決は、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審査事由があるため、結果的に判決に影響を及ぼした法令違反の違法があるという理由で、原審判決を破棄差し戻していた。 しかし、最近の大法院は全員合議体判決として、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号に規定する再審事由があると認められないと判示しており、これと異なる判示をした従来の大法院判決をすべて変更した（最高裁2020.1.22.宣告2016フ2522全員合議体判決）。 以下では、当該全員合議体判決の意義及び今後の訴訟への影響について考察する。
2. 事案の概要
原告は、特許権者である被告を相手取り、本件特許発明の進歩性が否定されると主張しつつ登録無効審判を請求し、特許審判院の棄却審決に対して審決取消の訴えを提起した。特許法院が本件特許発明の進歩性が否定されるとして審決を取り消すと、被告は大法院に上告した後、特許審判院に本件請求項１に係る発明の特許請求の範囲を限定する内容の訂正審判を請求し、訂正審決を受けて確定されると、原審判決に再審事由があるという事情を上告理由として主張した。
3. 大法院判決
(1)争点
特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定したことが「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」に該当し、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由にあたるか。
(2)判決の要旨
民事訴訟法第451条第1項第8号は「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」を再審査事由と規定している。これは、判決の審理•判断の対象となる行政処分そのものが、その後に他の行政処分によって確定的•遡及的に変更された場合を言うのではなく、確定判決に法的拘束力を与えたり、またはその確定判決において事実認定の資料となった行政処分が他の行政処分によって確定的•遡及的に変更された場合を言う。 ここで「事実認定の資料となった」というのは、その行政処分が確定判決の事実認定において証拠として採用され、その行政処分の変更が確定判決の事実認定に影響を与える可能性がある場合を言う(大法院1994.11.25.宣告94タ33897判決、大法院2001.12.14.宣告200012679判決など参照)。
これによると、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に特許発明の明細書又は図面について補正をするという訂正審決が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号が規定する再審事由があるとは認められない。
具体的には、大法院は、訂正審決が確定しても①審決との関係から原処分と認められる特許決定は、審決取消訴訟において審理•判断しなければならない対象であって判決の基礎となる行政処分とみることはできず、②訂正前の明細書等に伴う特許発明の内容が確定的に変更されたと断定することもできず、③訂正前の明細書等に基づいて生じたすべての公法・私法関係を遡及して変更させる趣旨として解釈し難く、④事実審弁論終結後に確定した訂正審決による請求の原因が変更されたという理由で事実審の判断を争うことは、訴訟手続と紛争の解決を著しく遅延させるものであることから認め難いとして民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由に該当しないと判断し、これと異なる趣旨の先例を変更した。
ただし、大法院は、訂正前の明細書等に基づいて進歩性を判断し、先行発明1、2及び3により訂正前の本件特許発明の進歩性が否定されないとして、これとは異なる判断をした原審を破棄した。
4. 判決の意義及び影響
今回の大法院全員合議体判決は、訂正によって特許関連訴訟が継続して繰り返される、いわゆる「キャッチボール現象」を防止することを意図したと思われる。これは、大法院関係者が今回の全員合議体判決に関連して「今後、特許訴訟の事実審において集中的な審理が行われ、特許紛争が迅速に解決されることが期待される」と説明したことからも分かる。したがって、本大法院全員合議体判決は、特許権者が事実審弁論終結後、あるいは事実審判決の結果を見て訂正審判を請求し、上告審手続の遅延を招く可能性を遮断したという点においてその意義をみいだすことができ、特許権者が訂正審判請求を防御手段として活用してきた従来の特許訴訟実務に大きな影響を与えるものと考えられる。 ただし、本最高裁全員合議体判決は、i) その結論を裏付けるために、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由の範囲において「判決の審理・判断の対象となる行政処分そのものが、その後に他の行政処分によって変更された場合」を排除することにより、上記の再審事由を狭く解釈した点、ii) 特許無効事件において、訂正前の発明の特許登録が無効とされることが、それに先立って確定した訂正発明の有効あるいは無効に及ぼす影響に関しては、依然として不明確な状態のままとされた点、iii) 訂正前の発明の無効審決が大法院判決として最終確定せず、事件が下級審で差し戻しされた場合、または原審決に対する取消判決が確定し、特許審判院が再び審決することになる場合、その間に確定された訂正審決の遡及効により、依然として訂正後の発明を対象とする心理・判断が可能であると見る余地がある点などについては、さらなる議論が必要と思われる。
今回の大法院判決により、今後の特許無効事件と関連して訂正審判を遅くとも「事実審弁論終結前」までに請求しなければならず、好ましくは特許審判院の審決を受けた後、または特許法院に訴えを提起した後すぐに訂正審判を請求し、弁論終結前までに訂正審決を受けることが望ましいと考えられる。